El mismo apellido en los nombres de dos empresas causó confusión en una licitación y terminó con una sentencia judicial

Una confusión generada por el uso del mismo apellido en los nombres de dos empresas de materiales y productos eléctricos afectó una licitación de una institución pública, al grado de que el contrato fue adjudicado a la compañía equivocada.

La confusión motivó un caso en los Tribunales de Justicia, donde la firma con mayor antigüedad obtuvo un fallo que obligó a su competidora a cambiar de nombre y retirar el apellido coincidente de sus redes sociales y correos electrónicos, al confirmarse el riesgo real de confusión.

Licitación desató reclamo entre empresas

La empresa de mayor antigüedad —la demandante en el proceso— señaló que fue constituida en 1946 y que, en mayo de 1992, inscribió un apellido como distintivo para su usarlo como marca de servicios en el Registro Nacional. Luego, amplió su registro para abarcar una marca de fábrica y de comercio, así como una señal de propaganda y un nombre comercial.

Por su parte, la compañía demandada se constituyó en 1996 y colocó el mismo apellido como parte de su nombre. Aunque en algún momento cambió su denominación, para el 2016 mantenía el apellido coincidente con la empresa demandante, además de que operaba bajo el mismo giro comercial.

La empresa actora relató ante los Tribunales que, en junio del 2018, participó en un proceso de contratación pública del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero la institución la confundió con la compañía demandada —que también concursó— debido al uso de una denominación similar.

Este error derivó en que la licitación se otorgara a la empresa demandada, dice la relación de hechos.

A raíz de la confusión, la empresa actora presentó en el Registro una diligencia administrativa contra la inscripción de la otra compañía por incorporar el apellido coincidente en su razón social. Debido a que ambas firmas prestaban los mismos servicios, la actora alegó que se generaba competencia desleal. De acuerdo con su argumento, debía prevalecer la marca que se inscribió primero.

Sin embargo, la diligencia fue rechazada en octubre del 2018. Inconforme con el fallo, la gestionante apeló ante el Tribunal Registral Administrativo, que finalmente le dio la razón y, en agosto de 2019, ordenó la inmovilización de la sociedad demandada hasta que modificara su denominación social.

Empresa demandante acudió a la vía judicial ante inacción

Luego, la demandante alegó que, pese a que el Tribunal Registral Administrativo resolvió a su favor, la otra compañía continuaba utilizando el distintivo cuestionado en su denominación social, correos corporativos y página web. Además, afirmó que seguía inscrita ante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) con el mismo nombre.

Alegó que ambas compañías permanecían registradas como proveedoras en Sicop y ofrecían los mismos servicios y productos al mercado, por lo que la situación que originó el reclamo inicial persistía y podía repetirse.

Por esta razón, la empresa actora presentó un proceso judicial en la vía ordinaria contra la otra sociedad y solicitó:

• Ordenar la eliminación del distintivo de la demandada de su razón social.
• Declarar que no tiene autorización para utilizar la marca asociada a ese distintivo como marca de servicio o comercio.
• Que la empresa demandada se abstenga de utilizar o promocionar servicios bajo ese distintivo.
• Que la compañía informe a los consumidores, mediante un diario de circulación nacional, sobre su actuación incorrecta.
• La condena al pago de las costas del proceso.

La otra empresa contestó negativamente la demanda e impuso las excepciones de falta de competencia, prescripción y falta de derecho.

Actora reclamó más confusiones

En abril del 2021, la empresa demandante solicitó ampliar el proceso en cuanto a hechos y pretensiones.

Indicó que, en octubre del 2020, fue notificada de una resolución administrativa que informaba de que la otra sociedad había cambiado su denominación social y eliminado el distintivo de su nombre, por lo que se ordenó levantar la inmovilización registrada sobre la compañía.

No obstante, afirmó que, en noviembre de ese mismo año, la demandada participó en un proceso de licitación pública utilizando nuevamente el nombre con el apellido coincidente, pese al cambio registral.

Correo de JPS también caía en la confusión

También, señaló que el supervisor de ventas de la actora recibió una solicitud para enviar una factura que correspondía a la otra empresa y que, en febrero del 2021, funcionarios de la Junta de Protección Social (JPS) le remitieron un correo para solicitar una actualización de plataforma que pertenecía a la demandada.

Según alegó, la sociedad continuaba utilizando el distintivo en facturas, correos electrónicos y su página web, lo que seguía generando confusión entre consumidores y terceros.

Por ello, pidió modificar sus pretensiones: excluir la solicitud para eliminar el distintivo de la denominación social en el registro —pues ya se había realizado— y, en su lugar, ordenar que se suprima de correos electrónicos, rótulos, membretes, páginas web y redes sociales. Asimismo, reiteró las demás peticiones.

Tribunal emitió fallo, pero demandada apeló

Tras analizar el caso, el Tribunal Primero Civil de Primera Instancia de San José declaró con lugar la demanda en abril de 2022.

En la sentencia, ordenó a la empresa demandada:

• Eliminar el distintivo de sus redes sociales y medios de contacto.
• Abstenerse de utilizarlo en proveedurías institucionales o para promocionar servicios.
• Publicar que ambas sociedades son distintas y pagar las costas del proceso.

A raíz de este fallo, la empresa demandada presentó un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En su alegato, cuestionó la validez de los documentos aportados por la actora al señalar que eran copias simples sin autentificación, por lo que en su criterio carecían de valor probatorio. También, afirmó que no puede responsabilizarse por comunicaciones enviadas por terceros que generen confusión ni por los resultados que arrojen los buscadores en Internet.

Además, argumentó que el uso del distintivo responde al apellido materno del representante legal y que forma parte de su denominación social desde su fundación. Según indicó, durante 24 años, coexistió con otras marcas que incluyen ese término sin generar confusión.

Añadió que su denominación contiene otros elementos diferenciadores y citó jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo para sostener que la protección de marca recae sobre el signo en su conjunto, por lo que ninguna empresa puede monopolizar un apellido.

Artículo 25.- El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión (...).

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N.°7978).

Sala Primera confirmó el fallo

Ante estos argumentos, la Sala Primera recordó que una copia simple no carece automáticamente de valor probatorio. Señaló que el Código Procesal Civil no fija de antemano la fuerza de cada medio de prueba, sino que remite a la sana crítica para valorar el conjunto de los elementos aportados.

En ese sentido, aunque la empresa demandante presentó correos electrónicos y otros documentos sin autenticación, los jueces consideraron que provenían de direcciones oficiales y que, junto con el peritaje, permitían acreditar los hechos señalados.

Sobre el uso del distintivo, los magistrados indicaron que ambas compañías se dedicaban a la misma actividad, por lo que la similitud en su denominación generaba un riesgo real de confusión o asociación. Añadieron que no se trataba de una posibilidad hipotética, pues se comprobó que esa confusión ocurrió.

La Sala destacó además que, en el sector de materiales eléctricos y afines, ese término identificaba a la empresa demandante y contaba con protección registral. Con base en la Ley de Marcas, particularmente en su artículo 25, recordó que el titular puede impedir el uso de signos idénticos o similares para productos o servicios relacionados cuando exista probabilidad de confusión.

Por tanto, la Sala Primera confirmó la sentencia y condenó a la empresa demandada al pago de las costas del proceso de casación.