Restaurante logró ganarle la marca comercial a un negocio que la registró primero; esta fue la razón

Un negocio perdió su marca comercial tras una disputa con otra empresa de servicios de alimentación que buscaba utilizar el mismo nombre, a pesar de que el primero la había registrado hace 15 años. El conflicto lo resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual.

El 30 de julio del 2024, la empresa Brand Management Advisors Corp. solicitó el registro de la marca “La Boquería” para identificar sus servicios de restaurante y catering service, así como proteger numerosos productos como salami, aceitunas y aperitivos de frutas.

No obstante, le denegaron la inscripción porque que “La Boquería” estaba registrada desde el 2010 a nombre de la sociedad Cruz y Corona Exports S.A. como la marca comercial de un restaurante ubicado en Plaza Cristal, Curridabat. Sin embargo, dicho establecimiento cerró sus puertas en el 2015.

Considerando que el establecimiento ya no se encontraba en operación, Brand Management Advisors interpuso una acción de cancelación de la marca por falta de uso, el 12 de noviembre de ese mismo año, en contra del antiguo local.

Luego de dos intentos fallidos de notificación mediante Correos de Costa Rica, el aviso de la acción de cancelación fue publicado en el diario oficial La Gaceta los días 3, 4 y 7 de abril de 2025.

Entonces, la representante de Cruz y Corona Exports se apersonó al proceso el 22 de mayo y reconoció que el local cerró en 2015; no obstante, afirmó que continúa elaborando y vendiendo postres a título personal, utilizando el nombre y logotipo comercial, aunque sin contar con un establecimiento físico. Por ello, reclamó el derecho de conservar la marca.

Aunque la representante del antiguo establecimiento presentó fotografías de etiquetas con el logotipo, el Registro de la Propiedad rechazó los argumentos al considerar que no se aportó prueba fehaciente sobre la continuidad del uso del nombre comercial. Además, se constató que el giro comercial para el cual se había registrado la marca dejó de estar vigente tras el cierre del local.

¿Cómo registrar una marca en Costa Rica?

Sobre el razonamiento del Registro

El Registro de la Propiedad fundamentó la cancelación del nombre en varios elementos. Las fotografías presentadas por la representante del antiguo local no evidenciaron, a juicio del órgano decisor, que la actividad comercial continuara vigente.

Según el Registro, era necesario aportar documentación como:

-Imágenes con fecha cierta de un nuevo establecimiento abierto al público

-Permisos de funcionamiento

-Certificaciones municipales

-Patentes o facturas timbradas que demostraran que persistían los servicios amparados por el registro original

“Según los artículos 64 y 67 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registro de un nombre comercial tiene duración indefinida, pero se extingue automáticamente con la extinción de la empresa o establecimiento que lo utiliza (...). En este caso, al encontrarse cerrado el establecimiento comercial que dio lugar a la inscripción del nombre comercial “La Boquería” desde el año 2015, significa que el titular del nombre comercial no cuenta actualmente con un derecho vigente sobre el mismo“.

Registro de la Propiedad Intelectual. Expediente 205794.

Según consta en la resolución, el giro comercial originalmente protegido correspondía a un establecimiento dedicado a la venta de comidas y bebidas en el Centro Comercial Plaza Cristal, en Curridabat, lo que no coincide con la actividad actual de elaboración y distribución de postres a domicilio.

Debido a esto, el Registro de la Propiedad resolvió a favor de Brand Management Advisors y declaró la caducidad de pleno derecho de cualquier expresión o señal de publicidad comercial que promocione exclusivamente la marca cancelada por falta de uso.

La Nación intentó contactar a Brand Management Advisors, pero la empresa declinó referirse al caso. También se consultó al Registro de la Propiedad Intelectual sobre una posible apelación, pero la respuesta seguía en trámite al cierre de edición. Asimismo, se procuró ubicar a Cruz y Corona Exports S. A., pero no fue posible.

¿Cómo registrar una marca en Costa Rica?

Mariela Martínez, abogada especializada en propiedad intelectual de la firma Alta Batalla, explicó a La Nación que, para registrar cualquier tipo de marca, los usuarios deben acudir al Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional y seguir este proceso:

• Paso 1: Verificar en el Registro Nacional si la marca está disponible.
• Paso 2: Cancelar las tasas del Registro Nacional correspondientes al trámite, cuyo monto es de $50 por cada clase en la que se solicite protección. Las clases se agrupan según el tipo de bien o servicio, como cosméticos, panadería, restaurantes o educación.
• Paso 3: Completar formulario ante el Registro de Propiedad Intelectual con datos del solicitante, descripción de la marca y clases a proteger.
• Paso 4: El Registro de Propiedad Intelectual revisará que la solicitud cumpla requisitos formales y de fondo.
• Paso 5: En caso de aprobación, la solicitud se publica en La Gaceta por dos meses para oposición de terceros.
• Paso 6: Si no se presentan oposiciones, se emite el certificado de registro. Si hay oposiciones, se traslada el asunto para ser conocido y resuelto por el Tribunal Registral Administrativo.

En ese sentido, Martínez precisó que es posible registrar marcas nominativas (compuestas por palabras, letras o números), figurativas (logotipos, ilustraciones o imágenes), mixtas (que combinan elementos gráficos y denominativos), tridimensionales (formas de productos o empaques) y sonoras (sonidos característicos).

Para ello, la normativa exige cumplir con varios requisitos, entre ellos presentar una descripción detallada del signo distintivo, clasificar correctamente el bien o servicio, otorgar un poder especial en caso de que un tercero realice el trámite, y asegurarse de que la marca no sea genérica ni susceptible de generar confusión con otras previamente registradas.

Martínez indicó que las marcas cuentan con una protección legal de diez años, la cual puede renovarse al finalizar el plazo mediante el pago de las tasas correspondientes ($25 por renovación). Sin embargo, si no se utilizan durante cinco años consecutivos, pueden ser canceladas a solicitud de un tercero por “falta de uso”, como sucedió en el caso de La Boquería.

La inscripción le brinda al usuario el uso exclusivo en Costa Rica para los productos o servicios registrados, el derecho a impedir que terceros usen marcas idénticas o similares, la posibilidad de demandar por infracciones a los derechos del titular, y la potestad de licenciar o transferir la marca.

No obstante, en el mercado pueden darse casos en los que distintas personas utilicen marcas similares. Ante esta situación, Martínez detalló el procedimiento que permite proteger los derechos sobre el signo distintivo.

Primero, es necesario verificar si la marca está registrada y en qué clases. Luego, se debe confirmar que el tercero le está dando un uso idéntico o relacionado dentro de las mismas clases. Con esto claro, el siguiente paso es recopilar pruebas del uso indebido, como fotografías, anuncios o material publicitario.

Antes de iniciar acciones legales, el titular puede enviar una carta de cese y desistimiento. Aunque no es obligatoria, ayuda a demostrar buena fe y puede influir en un eventual proceso. Si no hay respuesta, puede presentarse una solicitud administrativa de nulidad ante el Registro de Propiedad Intelectual, la cual permite cancelar la marca y suele resolverse en un plazo de dos a seis meses.

Como último recurso, se puede interponer una demanda civil por infracción a derechos de propiedad intelectual. Esta vía permite reclamar daños y perjuicios, aunque implica un proceso más largo y costoso.

Conozca más detalles de esta sentencia en este enlace.

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¡Nos contactamos de nuevo en una semana con un nuevo caso! Se despide la periodista Arianna Villalobos.